Hacia un nuevo marco europeo para las patentes esenciales para normas

Fabíola Wüst Zibetti*

Desde la primera revolución industrial, la propagación universal del progreso técnico de los países en los cuales se originó para el restante del mundo ha sido relativamente lenta e irregular[1]. Este movimiento que se inició Inglaterra alcanzó intensidad variable en el continente europeo, adquirió extraordinario impulso en Estados Unidos y, posteriormente, atingió a Japón, donde los modos de producción occidentales fueron rápidamente asimilados[2].

Con la formación de las cadenas globales de valor, que han generado creciente importancia a las redes de producción internacionales de comercio en las últimas décadas, nuevos actores surgieron entre os países conductores del progreso técnico, especialmente en Asia, como China, Singapur, India y República de Corea[3].

Como consecuencia, estos países han enfrentado desafíos derivados de los mismos avances tecnológicos, lo que ha impulsado la regulación jurídica de problemas relacionados a las tecnologías para, así, brindar mayor seguridad jurídica, como es el caso de la protección de los derechos de propiedad intelectual, la defensa de la competencia, los derechos del consumidor, entre otras áreas. A estos temas, se suma la preocupación con la normalización técnica – la cual en estos mismos países pasa a ser clave, ya que es uno de los principales catalizadores del progreso técnico, como ilustran, por ejemplo, las estrategias de Estados Unidos[4], China[5] y Unión Europea.

En los últimos años, más allá de promover la normalización técnica, tanto en el ámbito doméstico como internacional, estos países pasaron a lanzar iniciativas para regular las “patentes esenciales para normas” (o también conocidas por su sigla en inglés, SEP) con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica. En este sentido, proponen medidas que puedan reducir potencialmente los costos de acceder a licencias relacionadas a las SEP, facilitar la resolución disputas relacionadas a ellas, entre otros aspectos. Ejemplos de iniciativas pueden ser observados en Estados Unidos [6], en Reino Unido, en China [7], en Japón y, más recientemente, en Unión Europea.[8]

Las iniciativas de regular las SEP han ganado particular atención ante el proceso de transformación digital de los Estados, los avances hacia la revolución industrial 5.0, fenómeno que pasa a exigir mayor interconectividad, la interoperabilidad y compatibilidad entre otros productos, procesos y servicios – aspectos en que la normalización técnica indispensable y dependen de tecnologías de vanguardia. Por lo tanto, más y más actores involucrados en los procesos de normalización técnica pasaron a proporcionar contribuciones técnicas basadas en tecnologías patentadas o buscan patentar posteriormente sus contribuciones técnicas a las normas[9].

Por lo general, muchos organismos de normalización exigen que cualquier titular de patente que busque incluir su tecnología patentada en una norma se comprometa a conceder licencias de las patentes esenciales a los usuarios de esa norma. Estas licencias deben concederse en condiciones justas, razonables y no discriminatorias – siendo conocidas como licencias FRAND, por sus siglas en inglés. Si el titular de la patente no asume tal compromiso, su tecnología patentada no se incluye en la norma.

Si bien esta práctica es impulsada por muchos organismos nacionales e internacionales de normalización, esta fórmula no ha sido suficiente para enfrentar los desafíos generados por las SEP, los cuales reducen la equidad y la eficiencia y generan costes administrativos y de transacción excesivos. Por lo que, en Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo presentaron en 2023 una propuesta de reglamento con el propósito de facilitar el licenciamiento de este tipo de patentes en condiciones FRAND, sumando mecanismos para promover la transparencia y la previsibilidad en la concesión de licencias y en la aplicación de las SEP. Medidas de apoyo a las pymes y empresas emergentes, ya sean titulares de SEP o usuarias de normas técnicas, también son adoptadas. Son varias las medidas que innovan en el panorama de regulación de las SEP tradicionalmente adoptado en ámbito mundial.

En esta línea, por ejemplo, para dar respuesta al problema asimetría de información entre los titulares de SEP y los usuarios de normas técnicas – que es un problema fundamental relacionado a las SEP -, entre otras medidas, el reglamento innova al crear un “Registro de la Unión Europea de Patentes Esenciales para Normas” a ser gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que debe ser fácilmente accesible para consulta pública de forma gratuita y en el que se deben inscribir obligatoriamente, entre otros aspectos, las patentes esenciales con referencia a los términos del compromiso FRAND de concesión de licencias contraído por el titular con el organismo de normalización o la disponibilidad para la concesión de licencias a través de consorcios de patentes, conforme sea el caso. Se establecen graves consecuencias para el caso de que no se registre una patente esencial[10].

Esta propuesta de reglamento SEP ha sido aprobada el 28 de febrero de 2024 en el Parlamento Europeo por amplia mayoría (454 votos a favor, 83 en contra y 78 abstenciones). Cerca de 268 enmiendas han sido incorporadas en su texto. Sin embargo, para que el Reglamento SEP se convierta en ley, aún debe pasar por un proceso de negociación y ser aprobado por los Estados miembros de la Unión Europea. Un proceso que puede ser complejo, dado que muchos actores – especialmente los titulares de derechos sobre las SEP – no necesariamente apoyan la propuesta, lo que se puede evidenciar en los comentarios presentados durante el proceso de consultas previas a la formulación de la propuesta de reglamento.

No obstante, a pesar de las críticas, el proceso de negociación ha avanzado, lo que evidencia una nueva forma de regular las SEP. Esta nueva propuesta puede convertirse en un referente internacional para el futuro de las SEP, inspirando los diversos países, entre los cuales los países de América Latina y del Caribe, los cuales todavía apuntan limitadas medidas en términos de SEP, aunque sean crecientes los litigios que derivan de este tipo de tecnología en la región.

[1] Prebish, Raúl (2011). O Manifesto Latino-Americano e Outros Ensaios. Rio de Janeiro, Contraponto/ Centro Internacional Celso Furtado.
[2] Keynes, John Maynard (2013). Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos, trad. Cacildo Marques-Souza, 1930. Disponível em: http://www.geocities.ws/luso_america/KeynesPO.pdf. Acemoglu, Daron & Robinson, James (2012). Why Nations Fails, Nova York, Crown Publishing Group.
[3] World Trade Organization (WTO) (2013). World Trade Report 2013: Factors Shaping the Future of World Trade, Genebra, WTO. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2013). Interconnected Economies: benefiting from global value chains. Paris: OECD. Gereffi, Gary; Humphrey, John & Sturgeon, Timothy (2005). The governance of global value chains, in. Review of International Political Economy, 12:1, February 2005, pp. 78–104.
[4] US Congress (1992). Office of Technology Assessment. Global Standards: Building Blocks for the Future. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, March, 1992. United States Department Of Justice; Federal Trade Commission DOJ/FTC (2000). Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors. US: DOJ-FTC, 2000. Disponible en: . United States Department Of Justice; Federal Trade Commission DOJ/FTC (1995). Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property. US: DOJ/FTC, 1995. Disponible en: .
[5] China (2020). Document of the Standardisation Administration of China. SAC Issue [2020] No. 8. Notice of Standardisation Administration of China on Releasing “Main Points of National Standardisation Work in 2020”. Translated by SESEC. Disponible en: https://www.sesec.eu/app/uploads/2020/04/Main-Points-of-National-Standardisation-Work-in-2020.pdf. USChamber, (2017). Made in China 2025: Global Ambitious Built on Local Protections. https://www.uschamber.com/assets/archived/images/final_made_in_china_2025_report_full.pdf United States (2020), 2020 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission. One Hundred Sixteenth Congress. Second Session. December 2020. Disponible en: https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-12/2020_Annual_Report_to_Congress.pdf US House Of Representatives (2005). China, Europe, and the use of standards as trade barriers: How should The U.S. respond? Hearing Subcommittee on Environment, Technology, and Standards, Committee on Science: One Hundred Ninth Congress. First session. May 11, 2005. Serial n. 109–13. Disponible en: .
[6] United States Department Of Justice (2021). Public Comments — Draft Policy Statement On Licensing Negotiations And Remedies For Standards-Essential Patents. Disponible en: https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-0/public-comments-draft-policy-statement-licensing-negotiations-and-remedies-standards-essential
[7] Cheng, Zhongren (2022), The Chinese Supreme Court Affirms Chinese Courts’ Jurisdiction over Global Royalty Rates of Standard-Essential Patents: Sharp v. Oppo. Berkeley Tchnology Law Journal, January 3rd, 2022. Disponible en: https://btlj.org/2022/01/the-chinese-supreme-court-affirms-chinese-courts-jurisdiction-over-global-royalty-rates-of-standard-essential-patents-sharp-v-oppo/ Renaud, Michael T.; Wodarski, James; Galica, Matthew S. (2020). Is This Seat Taken? A Chinese IP Court Proclaims Its Authority to Declare Global FRAND Terms, MINTZ. Disponible en: https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2020-12-07-seat-taken-chinese-ip-court-proclaims-its-authority.
[8] Algunas alternativas para abordar los problemas relacionados a las SEP pasaron a ser adoptadas hace una centena de años, inicialmente en el ámbito de los organismos de normalización técnica. En 1930, la American Standards Association (ASA), antecesora del American National Standards Institute (ANSI), adoptó directrices en este tema, ante las dificultades ocasionadas por la aplicación de normas técnicas que incorporaban tecnologías protegidas por patentes. A partir de los años 1960, organismos internacionales también pasaron a adoptar directrices sobre el tema, como la ISO, IEC y ITU, que desde 2007 adoptaron una Política Común de Patentes para ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, la cual se encuentra en constante actualización junto a las respectivas Directrices para la aplicación de la política común de patentes para ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
[9] Estas tecnologías que son esenciales para una norma generan algunos desafíos, ya que los usuarios de determinada norma técnica, para que puedan cumplir con las exigencias técnicas en ella prescriptas, deben necesariamente obtener licencia de la SEP – sin la cual no logra cumplir con la norma o al cumplir con ella estará automáticamente violando los derechos del titular de la patente. Estos son algunos ejemplos de dificultades que pueden derivar de las SEP: desde la perspectiva de usuario, al no poder acceder a la licencia, no logra cumplir con la norma y, así, queda imposibilitado de operar en un mercado en el cual es fundamental adoptar las especificaciones técnicas normalizadas; desde la perspectiva del organismo de normalización, la implementación de la norma queda perjudicada.
[10] Articulo 24 de la Propuesta de Reglamento.